Мировой судья Фигередо «проливает свет» на стандарты обнаружения для потенциальных альтернатив, не нарушающих авторские права

22 августа 2022 г. мировой судья Валери Фигередо (S.D.N.Y) удовлетворила ходатайство производителя солнечных трекеров FCX Solar, LLC («FCX») о принуждении к представлению документов, касающихся разработки ответчиком FTC Solar, Inc («FTC») Продукт «следующего поколения» для слежения за солнцем. См. FCX Solar LLC против FTC Solar Inc., № 1:21-CV-03556, 2022 BL 293064 (S.D.N.Y., 22 августа 2022 г.). Солнечный демпфер, литиевая батарея, привод солнечного трекера, контроллер солнечного слежения, червячный редуктор серии NMRV, планетарный мотор-редуктор, солнечный насос

Системы «солнечных трекеров» вращают солнечные панели, чтобы отслеживать движение солнца и более эффективно вырабатывать электроэнергию. FTC производит два типа систем слежения за солнцем, которые, по утверждению FCX, нарушают ее патент 782. FCX искал информацию о дизайне, разработке, производстве и производстве этих систем, а также системы «следующего поколения», созданной FTC, но не обвиненной в нарушении прав. FTC отказалась предоставить информацию о конструкции следующего поколения, заявив, что такая информация не имеет отношения к заявлениям FCX. Солнечный демпфер, литиевая батарея, привод солнечного трекера, контроллер солнечного слежения, червячный редуктор серии NMRV, планетарный мотор-редуктор, солнечный насос

FCX перешел к производству документов, касающихся дизайна нового поколения FTC. Он утверждал, что документы были актуальны по трем причинам: (1) они использовались для анализа убытков FCX, в частности, для анализа наличия альтернатив, не нарушающих авторские права; (2) они имели отношение к заявлению FCX о преднамеренном нарушении авторских прав, поскольку могли показать, что конструкция нового поколения FTC специально «разработана с учетом» патента FCX; и (3) они имели отношение к утвердительной защите неочевидности FCX. Солнечный демпфер, литиевая батарея, привод солнечного слежения, солнечный контроллер слежения, червячный редуктор серии NMRV, планетарный мотор-редуктор, солнечный насос

Мировой судья Фигередо согласился со всеми тремя аргументами FCX, установив, что FCX «представила подробные доказательства того, почему искомая информация имеет отношение к его делу, и ответчик не утверждал, что запрашиваемое открытие является кумулятивным или обременительным». Соч. на 3. Судья Фигередо сначала обнаружил, что документы, относящиеся к дизайну следующего поколения, имеют отношение к анализу убытков FCX, поскольку существование альтернативного продукта, не нарушающего авторских прав, может повлиять на разумный гонорар, присужденный FCX в гипотетических переговорах. Соч. в 4-7. Она отвергла аргумент FTC о том, что существование альтернативы, не нарушающей авторских прав, может только помочь защите FTC и не имеет отношения к претензиям FCX, обнаружив, что «если избежать нарушения будет сложно или дорого… . . это само по себе может оправдать более разумный гонорар». Соч. на 5. Судью Фигередо также не убедили дела, в которых говорилось, что необвиняемые продукты должны быть «достаточно похожи» на обвиняемые продукты, чтобы гарантировать обнаружение. Она обнаружила, что в этих случаях обнаружение необвиняемых продуктов требовалось для выяснения того, действительно ли необвиняемый продукт нарушал авторские права, а не, как здесь, для информирования истца об анализе убытков. Соч. в 6.

Судья Фигередо также согласился с FCX в том, что запрашиваемые документы имеют отношение к заявлению FCX о преднамеренном нарушении прав, поскольку в письме главного юрисконсульта FTC говорилось, что система следующего поколения «не нарушает» патент FCX, поскольку она «не включает поршень демпфера, имеющий порты разных размеров». Соч. на 8. Наконец, судья Фигередо обнаружил, что проектные документы следующего поколения имеют отношение к второстепенным соображениям неочевидности, даже несмотря на то, что дизайн был разработан после подачи заявки FCX на патент 782. См. соч. в 9. Солнечный демпфер, литиевая батарея, привод солнечного трекера, контроллер солнечного слежения, червячный редуктор серии NMRV, планетарный мотор-редуктор, солнечный насос